Лицензия и уступка товарного знака в Беларуси

Что такое товарный знак и почему суды относятся к нему как к отдельному активу бизнеса?

Для начала нужно точно понимать, о чём идёт речь. Товарный знак – это обозначение, с помощью которого товары или услуги одного лица отличают от товаров или услуг других лиц. Белорусское законодательство прямо указывает, что владелец товарного знака обладает исключительным правом использовать этот знак, распоряжаться им и запрещать его использование третьим лицам. Такое исключительное право возникает с даты государственной регистрации товарного знака в Национальном центре интеллектуальной собственности (НЦИС). Это правило зафиксировано в статье 3 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон о товарных знаках).

Суды в Беларуси рассматривают товарный знак не как декоративный элемент упаковки, а как имущественный актив, сопоставимый с иными объектами гражданского оборота. Это актив, который можно использовать в коммерческой деятельности. Верховный Суд Республики Беларусь подчёркивает, что исключительное право на товарный знак – это самостоятельный объект гражданских прав, который может быть предметом взыскания, передачи, залога и иного распоряжения.

Из этого вытекает важный практический вывод. Если компания в Беларуси владеет сильным брендом, этот бренд – не просто «картинка». Это отдельный капитализируемый актив, который можно лицензировать за роялти, продавать по договору уступки исключительного права или закладывать для обеспечения обязательств. В статье 22 Закона о товарных знаках прямо сказано, что исключительное право на товарный знак может быть предметом залога.

Именно потому споры о товарных знаках в экономических судах и в Судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь стали регулярными. По отчётности судебной системы за последние периоды значительную долю составляют дела о взыскании лицензионного вознаграждения, процентов за пользование чужими денежными средствами и попытках признать лицензионный договор недействительным.

Что такое лицензия и почему она не делает лицензиата собственником знака?

Лицензионный договор – это договор, по которому владелец товарного знака (лицензиар) разрешает другому лицу (лицензиату) использовать свой товарный знак в определённых пределах. По белорусскому праву лицензиат получает право использования знака, но не становится его владельцем. Само исключительное право на товарный знак остаётся у лицензиара. Это следует из статьи 23 Закона о товарных знаках и ст. 987 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Белорусское право исходит из того, что использование чужого товарного знака без надлежащего разрешения – это нарушение исключительного права владельца. И даже если владелец «молча согласен», но формального лицензионного договора нет, использование будет квалифицировано как неправомерное. В разъяснениях экспертов и в практике судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности прямо подчёркивается, что простого устного согласия «используй мой бренд, я не возражаю» недостаточно: без лицензионного договора это всё равно нарушение.

Именно поэтому в белорусской судебной практике встречаются дела, где правообладатель требует не только запретить использование знака, но и удалить обозначение со всей продукции, упаковки, рекламных материалов, вывесок и даже с сайта, если знак применялся без законного основания. Такая возможность защиты исходит из статьи 3 Закона о товарных знаках: товары и упаковка с незаконно нанесённым обозначением считаются контрафактными и подлежат изъятию из оборота либо изменению маркировки.

Почему суды требуют контроля качества по лицензии и откуда берётся спор о «роялти»?

Белорусское законодательство обязывает включать в лицензионный договор не только перечень товаров и территорию использования знака, но и условия о качестве товаров или услуг лицензиата и о контроле качества со стороны лицензиара. Статья 23 Закона о товарных знаках требует, чтобы в договоре было либо указано, что качество продукции лицензиата не ниже качества продукции лицензиара, либо были определены конкретные показатели качества. Кроме того, лицензиар обязан реально контролировать, соблюдается ли этот стандарт.

В делах 1ИГИП2269 и 1ИГИП2270, рассмотренных судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда, стороны спорили о том, должен ли лицензиат платить ежемесячное роялти и можно ли требовать это вознаграждение, если сам лицензионный договор якобы «неправильно оформлен» или «не зарегистрирован вовремя». В этих делах фигурировали формулировки, согласно которым лицензиат обязался выплачивать роялти к определённой дате каждого месяца и признавал, что договор вступает в силу с момента регистрации в патентном органе Беларуси и действует в течение согласованного срока. Суд, оценивая такие условия, анализировал, есть ли зарегистрированный договор, есть ли в нём условия о качестве и контроле, и был ли он реально исполнен сторонами. Этот анализ позволял суду либо удовлетворить требования правообладателя о взыскании роялти, либо, наоборот, поддержать доводы ответчика о недействительности договора.

Таким образом, белорусский суд смотрит не только на факт подписания бумаги и перечисления денег. Он проверяет, соблюдены ли императивные требования статьи 23 Закона о товарных знаках (качество и контроль качества), и есть ли у договора легальная сила через регистрацию в НЦИС. Если этих условий нет, суд может признать договор ничтожным и отказать во взыскании роялти. Если же договор зарегистрирован, условия качества прописаны, контроль осуществлялся, а знак действительно использовался по лицензии, тогда взыскание лицензионного вознаграждения становится для правообладателя рабочим инструментом.

Что означает «регистрация лицензионного договора» и почему без неё вы проигрываете спор?

Белорусское право очень жёстко относится к формальностям. Статья 24 Закона о товарных знаках прямо предусматривает, что лицензионный договор, договор уступки исключительного права на товарный знак и договор залога имущественных прав по товарному знаку должны регистрироваться в патентном органе, то есть в НЦИС. Без такой регистрации договор считается недействительным.

Судебная практика показывает, что отсутствие регистрации договора в НЦИС – это любимый аргумент ответчиков. В делах, где правообладатель требует взыскать роялти, контрагент почти автоматически заявляет встречный иск о признании лицензионного договора незаключённым или недействительным именно по мотиву отсутствия регистрации.

Что такое уступка исключительного права?

Договор уступки исключительного права на товарный знак – это уже не временное «разрешение использовать». Это смена собственника исключительного права. Закон о товарных знаках в статье 22 говорит, что исключительное право на товарный знак может быть уступлено владельцем по договору другому лицу в отношении всех или части товаров, для которых знак зарегистрирован. Такая уступка фактически означает продажу бренда.

Однако здесь появляется принципиальное ограничение, которое регулярно всплывает и в НЦИС, и в судебных делах. Уступка исключительного права на товарный знак не допускается, если она может ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Это прямо закреплено в пункте 2 статьи 22 Закона о товарных знаках и воспроизводится в Гражданском кодексе Республики Беларусь (ст. 1022).

Таким образом, договор уступки товарного знака в Беларуси – это не только про цену и акт приёма-передачи. Это ещё и проверка на отсутствие риска введения потребителя в заблуждение. Если такой риск есть, уступку могут не зарегистрировать, а в последующем споре суд может признать, что право не перешло, потому что сделка противоречит закону.

И, так же как с лицензией, уступка исключительного права на товарный знак подлежит обязательной регистрации в НЦИС. Статья 24 Закона о товарных знаках прямо устанавливает, что договор уступки, а также изменения к нему считаются действительными только после регистрации в патентном органе. Без регистрации договор уступки не имеет силы.

Есть важная тонкость, которую бизнес редко осознаёт до конфликта. В белорусской практике нельзя просто включить в договор уступки условие «права перейдут после полной оплаты цены». Как только уступка зарегистрирована в НЦИС, новый владелец становится полноценным правообладателем. Если он не заплатил до конца, старый владелец не может «откатить» передачу автоматически, ему придётся идти в суд и взыскивать деньги, а не «возвращать бренд». Чтобы «вернуть» знак обратно, придётся оформлять новую уступку в обратную сторону и снова регистрировать её в НЦИС. Эта позиция основана на конструкции статьи 22 Закона о товарных знаках и разъяснениях практикующих юристов и НЦИС: исключительное право – это самостоятельный объект, и его переход фиксируется регистрацией в реестре, а не только расчётами между сторонами.

Для продавца бренда это критический момент. Он не может рассчитывать на «автоматическую отмену» уступки, если покупатель не рассчитается. В отличие от поставки обычного товара, где право собственности можно привязать к факту оплаты, с товарным знаком так не выйдет. Поэтому в реальных сделках с белорусскими торговыми марками часто используют механизм безопасного расчёта (аналог банковского эскроу), чтобы деньги и регистрация уступки шли синхронно.

Почему всё это напрямую касается любого договора уступки товарного знака в Беларуси и его регистрации?

Если суммировать судебную практику экономических судов и Верховного Суда Республики Беларусь, риски сводятся к трём плоскостям.

Первая плоскость – действительность договора. Суд проверяет, есть ли в лицензионном договоре условия о качестве и контроле качества, не нарушен ли запрет на безвозмездность между коммерческими организациями (Гражданский кодекс прямо запрещает безвозмездное предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности между коммерческими организациями, если иное не установлено законом), и прошёл ли договор регистрацию в НЦИС. В отсутствие этих факторов суд склонен считать договор недействительным.

Вторая плоскость – деньги. Если договор признан действительным, правообладатель вправе взыскать роялти, пени и проценты за пользование чужими денежными средствами. Именно такие требования, по данным судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда, составляют значительную долю её дел.

Третья плоскость – защита потребителя и добросовестная конкуренция. В случае уступки суд оценивает, не будет ли новая конфигурация прав вводить покупателя в заблуждение относительно происхождения товара. Если риск есть, уступку могут не пропустить. Это прямо следует из статьи 22 Закона о товарных знаках.

Почему важно сопровождение опытных судебных юристов на этапе заключения договора?

Команда «Экономические споры» специализируется на спорах в экономических судах и в международных коммерческих арбитражах, в том числе по вопросам интеллектуальной собственности, взыскания роялти и защиты прав на товарный знак. По открытым данным компании, более 2000 клиентов уже обратились за юридической помощью, а совокупный экономический эффект (возвращённые суммы, предотвращённые потери, сохранённые активы) превысил 1,9 млрд белорусских рублей; на сайте размещено более сотни положительных отзывов. Команда работает с клиентами из более чем сорока стран мира – от Испании до Китая и Монголии, от США до ЮАР, и имеет собственный счёт в польском PKO Bank Polski, что упрощает расчёты с зарубежными контрагентами и оплату международных регистрационных и арбитражных издержек.

Руководитель практики Сергей Белявский – рекомендованный арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП, автор пяти книг и более 1200 публикаций, спикер отраслевых конференций, 20 лет проработал в системе экономических судов, из них около 10 лет в статусе судьи экономического суда.

Команда свободно работает на русском, английском и польском языках, что важно в трансграничных сделках с интеллектуальной собственностью и при регистрации знаков за пределами Беларуси. Наличие устойчивой сети партнёров в ЕС и других юрисдикциях облегчает, в частности, подачу заявок и продление товарных знаков за рубежом, а также структурирование лицензионных платежей в валюте.

Если вы готовите лицензионный договор, хотите получать роялти и рассчитываете взыскать его через суд, если потребуется, – имеет смысл обсудить договор до начала использования знака партнёром. Если вы обсуждаете продажу бренда и собираетесь подписать договор уступки товарного знака с регистрацией в НЦИС, вам важно убедиться, что уступка не будет признана вводящей потребителя в заблуждение, и что структура расчёта по сделке защитит ваши интересы. Это лучше сделать до того, как первая партия товара с вашим знаком уйдёт на рынок под управлением нового правообладателя.

Оставьте заявку на консультацию на нашем сайте. Это позволит превратить ваш товарный знак из уязвимой «этикетки» в защищаемый актив, по которому можно не только законно получать доход, но и уверенно защищать свои интересы в суде.